:010-88684973    

 

 京安立知識產權代理有限公司 

 

                        誠信 高效 嚴謹 快捷

張榮彥:對“新穎性”問題的再思考
來源: 知識產權家 | 作者:北京安立知識產權代理有限公司 | 發布時間: 2022-08-31 | 12 次瀏覽 | 分享到:
“新穎性是三性判斷中最簡單的問題,也是最復雜的問題?!边@是筆者三十多年前在歐洲專利局接受培訓時指導老師告誡的一句話。筆者當時對此話不甚理解,只以為是小題大做。如今回想,才發覺的確如此——與“創造性”相比,“新穎性”的判斷并不復雜,然而正確理解“新穎性”的含義并作出一個準確定義卻并非易事。

1997年,筆者曾結合審查實踐中遇到的具體案件對“新穎性”進行過探討,認為以“同樣的發明或者實用新型”作為“新穎性”的定義欠妥[1]。2003年,筆者又在《新穎性問題的探討》一文中進一步發表了一些意見[2]。前不久,在撰寫《對“同樣的發明創造”的幾點看法》[3]一文的過程中,筆者又結合“禁止重復授權”問題對“

“新穎性”的設置


《專利法》第二十二條規定:“授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性?!痹趯@麑彶閷嵺`中,“新穎性”審查與“創造性”審查一般是同步進行的。一件專利申請具有“新穎性”未必具有“創造性”,但是具有“創造性”則必然具有“新穎性”,即“創造性”的審查標準要嚴于“新穎性”。這是一個常識。按照刑事訴訟中“重罪吸收輕罪”的說法,“新穎性”可以被“創造性”吸收,即“創造性”的審查可以替代“新穎性”的審查。既然如此,為何在《專利法》中還要專門設置“新穎性”條款?


對于在《專利法》中設置“新穎性”條款的初衷,筆者未做考證,但不妨借助反證法對設置該條款的必要性略作分析——如果《專利法》中不設“新穎性”的條款,將會出現什么問題?借此從法理上對“新穎性”的本質略作探討。


眾所周知,創造性是以申請日之前的現有技術作為評價對象的。如果一對比文件的公開日晚于某專利申請的申請日,則該文件便不能用來評價該申請的創造性。審查員在檢索時經常會檢索到一份專利文件,該專利文件的申請日早于該在審專利的申請日,但其公開日卻晚于在審專利的申請日。此時,該專利文件將不能用來評價在審專利的創造性。


舉例來說:甲在2000年1月1日就一項發明創造提交了一份專利申請A,其公開日是2000年12月30日;2000年6月1日,乙就同一項發明創造也提交了一份專利申請B,此時A便構成了B的抵觸申請[4]。在審查B時,由于A的公開日晚于B的申請日,故A不屬于B的現有技術,不可以用來評價B的創造性。如果僅以創造性做為專利授權的標準,抵觸申請A的存在將對B的授權不構成任何障礙,只要A與B相對于各自申請日之前的現有技術都具有創造性,二者便都可被授予專利權,這將導致同一項發明創造被授予兩項專利權,違反一項發明創造“不得重復授予專利權”的基本原則[5][6]。


鑒于“抵觸申請”的存在,為了避免重復授權,就必須為B的授權設置一個不同于“創造性”的門檻——B與A相比不能屬于同一項發明創造,即B應屬于一項新的發明創造。該門檻實際上業已被設置在《專利法》中?!秾@ā返诙l對“發明和實用新型”所作出的定義是:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案?!盉作為一項“發明”或“實用新型”,首先要符合《專利法》的定義,即應當屬于一項“新的技術方案”。故“新的技術方案”既是構成《專利法》意義上的“發明”或“實用新型”的必要條件,也是防止重復授權的最低門檻。所謂“新穎性”只不過是將“發明”或“實用新型”定義中“新的技術方案”這一要素提取出來并作了進一步解釋,組成一個與“創造性”相并列的法律概念。筆者猜想,這或許是《專利法》中設置“新穎性”條款的初衷。


“新穎性”的定義


國外專利法中的定義


《牛津雙解字典》對新穎性(novelty)的英文解釋是:“Novelty is the quality of being different, new, and unusual.”,漢語解釋是:“新奇、新穎、新鮮”。


然而,“新穎”僅僅是“novelty”一詞的文學含義之一;當其被用于國外專利法中時,又被賦予了法律含義。以《歐洲專利公約》(EPC)為例,EPC第54條對“新穎性”的定義(下稱歐洲定義)是:“Novelty:An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.”(“如一項發明不構成現有技術的一部分,則該發明被視為新的,即具有新穎性?!保?/span>


細讀上述英文內容不難看出,該定義首先引入了“新的”(new)這一概念,然后對其做了進一步解釋,即所稱“新的”是指所述的技術方案“不構成現有技術的一部分”。該定義表達的是一項“發明”與“現有技術”之間的關系,即與現有技術相比,該“發明”屬于“新的”,即“不構成現有技術的一部分”。


我國《專利法》中的定義


1984年制定的《專利法》中對“新穎性”的定義(下稱中國定義)是:“新穎性,是指申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其它方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向專利局提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中?!盵7]上述定義中引入了“同樣的發明創造”這一概念,用以替代了歐洲定義中的“一項發明創造”。該定義表達的是兩項“發明創造”之間的關系——該“發明創造”與現有技術公開的“發明創造”不屬于“同樣的”。


“新的”與“同樣的”的內涵


《現代漢語詞典》對“新”一詞的解釋是“新而別致”,對“同樣”一詞的解釋是“相同;一樣;沒有差別”。就其文學含義而言,是否是“同樣的”與是否是“新的”顯然屬于兩個不同的概念?!巴瑯拥摹币徽Z僅僅表示了對比雙方屬于“相同;一樣;沒有差別”的關系,例如,說A與B“相同”,B與A必然也“相同”;而“新的”一語除了表示對比雙方的“不相同”之外,還體現了一種先后關系。例如,說A與B相比是“新的”,不能反過來說B與A相比也是“新的”。


“沒有同樣的”與“新的”應當屬于兩個不同的概念。圍繞著“沒有同樣的”與“新的”這兩個不同的概念對“新穎性”作出的定義,其法律含義勢必有所不同,其判斷標準也難免存在差異。


“新穎性”的判斷


“新穎性”的判斷原則


《歐洲專利審查指南》(下稱“《歐洲指南》”)及我國《專利審查指南》(下稱“《審查指南》”)都為“新穎性”審查制定了具體的判斷原則。


《歐洲指南》規定:“在考慮新穎性時,審查員應當牢記(it is to be borne in mind):一般性公開通常不會破壞其范圍內任何特定實施方式(any specific example)的新穎性,但某一特定實施方式的公開可以破壞包含該特定實施方式的一般性權利要求的新穎性。例如,銅的披露破壞了金屬作為一般概念的新穎性,但并不破壞銅以外的任何金屬的新穎性;鉚釘的披露破壞了緊固件作為一般概念的新穎性,但并不破壞鉚釘以外的任何緊固件的新穎性?!盵8]上述內容既為“新穎性”的審查制定了一項判斷原則,同時也借助具體實例對定義中是否“構成現有技術的一部分”作了進一步詮釋:“銅”與“金屬”雖然涉及兩種不同的材料,但由于“銅”屬于“金屬”的下位概念,“銅”具有“金屬”的全部性能,它既可以被稱作“銅”亦可以被稱作“金屬”。故“銅”的“披露”意味著“金屬”亦被“披露”,即“銅的披露破壞了金屬作為一般概念的新穎性”;“銅”與“其它金屬”之間的替換、“鉚釘”與“其它緊固件”之間的替換,均屬于化學領域及機械領域“公知等同物”(well-known equivalents)之間的替換,兩兩相比,雖然功能相同,但結構及性能均存在差異。故“銅”的披露并不意味著“其它金屬”被披露,“鉚釘”的披露也不意味著“其它緊固件”被披露。


針對“公知等同物”之間的替換,《歐洲指南》中又以附件(Annex)的方式作了進一步說明(indicators):“一件發明與現有技術的區別僅僅在于(機械、電氣或化學)公知等同物的替換……例如:發明涉及一種泵,它與已知泵的唯一區別在于它的驅動裝置由液壓馬達替代了電動馬達,不具有創造性?!盵9]由此可見,《歐洲指南》中將“公知等同物的替換”(“銅替代其它金屬”“鉚釘替代其它緊固件”以及“液壓馬達替代電動馬達”)視為具有“新穎性”而不具備“創造性”。


《審查指南》借用了《歐洲指南》的上述內容。其區別僅在于:一是將歐洲指南中的“鉚釘替代緊固件”改為“螺釘替代螺栓”,命名為“慣用手段的直接置換”,認為該替換不具有“新穎性”[10];二是將《歐洲指南》中的由“液壓馬達替代電動馬達”(“公知等同物的替換”)命名為“相同功能的已知手段的等效替代”,但結論未變。


將上述內容進行對照,筆者存在以下幾點困惑:

第一,按照我國《專利法》對“新穎性”的定義,“用銅制成的產品”與“用金屬制成的產品”是否屬于“同樣的技術方案”?如果兩者屬于同樣的技術方案,為何“用金屬制成的產品”不破壞“用銅制成的產品”的新穎性?如果兩者不屬于同樣的技術方案,為何“用銅制成的產品”卻可以破壞“用金屬制成的產品”的新穎性?


第二,《審查指南》中所稱的“慣用手段的直接置換”“相同功能的已知手段的等效替代”以及《歐洲指南》中所稱的“公知等同物的替換”三者之間有何區別?《歐洲指南》中將“公知等同物的替換”均視為具有“新穎性”但不具有“創造性”;我國《審查指南》中卻將其進行區分,“銅與其它金屬”之間的替換視為具有“新穎性”,“螺釘固定方式改換為螺栓”冠名“慣用手段的替換”而不具備“新穎性”,“液壓馬達替代電機”冠名“已知手段的等效替代”而不具有“創造性”。此時,應如何區分“慣用手段的替換”與“已知手段的等效替代”?《審查指南》對此未作任何說明。


第三,《審查指南》第二部分第三章3.2“新穎性的審查基準”一節共給出了五種“新穎性判斷中常見的情形”,其中有三種情形(“具體概念與一般概念”“慣用手段的直接置換”“數值和數值范圍”)均包含“技術方案不同”,但被視為不具備“新穎性”的情況。這種結論顯然得不到我國定義的支持,但卻與歐洲定義相吻合?;蛘哒f,歐洲專利局依據歐洲定義制定的判斷原則,并不適合我國的“新穎性”定義。


審查實踐中遇到的問題


在專利審查實踐中,往往會遇到若干《審查指南》中未作規定的情形。如何依據我國的“新穎性”定義對案件作出判斷,在專利審查的初期也曾困擾過筆者。


俗話說,世上沒有兩片相同的樹葉。在作“新穎性”檢索時,往往會發現與待審的技術方案完全相同的現有技術并不多,而內容相互交錯、部分相同的技術方案卻不少。例如,待審技術方案由A、B、C三個技術特征組成,現有技術中公開的技術方案包括A、B、C、D四個技術特征。兩者相比雖然不屬于“同樣的技術方案”,但在很多情況下,隨著后者的公開,前者也被公開了。舉例來說,某專利申請要求保護的是一種杯子;現有技術公開的是一種帶蓋的杯子,其與在審專利相比,除了蓋子之外的其它結構都相同。不帶蓋的杯子與帶蓋的杯子顯然不屬于“同樣的”技術方案,但是后者的公開卻使前者被公開,即使其構成了現有技術的一部分。如果依據“新穎性”的定義進行判斷,中、歐兩種不同的定義顯然將導致不同的結論。


“同樣的發明或者實用新型”的解釋


針對新穎性審查中所遇到的問題,《審查指南》對定義中“同樣的發明或者實用新型”一語作了如下解釋:與“發明或者實用新型的相關內容相比,如果其技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果實質上相同,則認為兩者為同樣的發明或者實用新型”[11]。


一項發明創造是以其技術方案的構成及其技術效果為表征的,故將技術方案及其技術效果等作為判斷“發明創造”是否相同的依據,無疑是合理的;將“同樣的”解釋為“實質上相同”,意味著將“同樣的”這一概念模糊化了,從而為新穎性審查提供了更大的操作空間,解決了“新穎性”判斷中涉及的某些問題。例如,可以將“螺釘”與“螺栓”、“ABC”與“ABCD”等以兩者“實質上相同”為由而視之不具有新穎性,但這仍解釋不了“銅”與“金屬”之間的新穎性判斷問題——如果“銅”與“金屬”相比屬于“實質上相同”,“金屬”與“銅”相比是否也應當屬于“實質上相同”?


除此之外,“實質上相同”這一概念的引入也帶來了新的問題:“實質”這兩個字不由讓人聯想到《專利法》第二十二條中“創造性”的定義:“該實用新型具有實質性特點和進步?!鄙鲜鰞蓚€“實質”有何區別?如果不存在區別,“實質上相同”就意味著“不具有實質性特點”。此時,該如何區分實用新型的“新穎性”與“創造性”?


《審查指南》中將螺釘替代螺栓視為不具有新穎性(實質上相同),而將液壓馬達替代電機視為不具有創造性(不具有實質性特點),該規定便體現了“新穎性”與“創造性”兩個概念的混淆?!靶路f性”評價的是一項技術方案是否是“新的”;而“創造性”則是評價該新技術方案的“形成過程”是否“顯而易見”?!皯T用手段的替換”——“替換”后必然形成一個“新的”技術方案,故具有“新穎性”;由于該替換采用的是“慣用手段”,是“顯而易見”的,故不具備“創造性”。


審查指南的上述規定混淆顯然是“實質性”這一概念共用的結果。


如果在《審查指南》的上述解釋中將“實質上”一語刪除,《專利法》中“同樣的發明創造(發明或者實用新型)”即可被解釋為“技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果”均“相同”的“發明創造”。這正是筆者在《對同樣的發明創造的幾點看法》一文中所表述的觀點。[12]


“新穎性”定義的修改


基于專利審查實踐中遇到的種種問題,2008年的《專利法》修改過程中對第二十二條中“新穎性”的定義作了如下修改:“新穎性,是指該發明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中?!?/span>


該款的前半句中用“該”替代了原先“同樣的”一語,用“現有技術”一語對原先的各類現有技術進行了概括,將前半句簡化為“該發明或者實用新型不屬于現有技術”。前半句顯然采用了歐洲定義的方式(“一項發明不構成現有技術的一部分”),只是表達方式略有不同。令人費解的是,其后半句(“抵觸申請”)中依然保留了原有的定義方式。后半句為何要保留原定義方式?據參與過《專利法》修改的專家稱,“國務院法制辦公室和全國人大常委會法制工作委員會都認為本條第二款后半部分表述方式不甚理想,讓人難以理解,試圖進行調整……然而在提出幾種表述方式之后,卻發現總是存在這樣那樣的問題,反而不如原有條文準確,最后放棄了所作努力?!盵13]


筆者認為,上述修改之所以困難,其根源在于未放棄“同樣的”這一用語,即未改變原來句子的主語及其表達方式。如果套用前半句的修改方式,將“同樣的”改為“該”,將“記載在”改為“未被公開”,則后半句可以被表達為:“該發明或者實用新型也未被申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請、在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件所公開”。這樣,前、后兩句話的主語都是“該發明或者實用新型”,后半句中的“未被……公開”與前半句中的“不屬于現有技術”具有相同的含義,類似于美國[14]、日本[15]等國家采用“一項發明未在出版物中被公開”對“新穎性”所作的定義。如此修改后,前后兩句話不僅定義模式相同,判斷的標準也相同,區別僅在于兩者所涉及的對象不同——前者為“現有技術”,后者為“抵觸申請”。


“新穎性”與“禁止重復授權”


如前所述,“禁止重復授權”是專利制度的一項基本原則?!靶路f性”的設置固然解決了一件新申請與在先申請之間發生重復授權的問題,但未解決“同一申請人同日就同樣的發明創造提出兩份以上專利申請”中存在重復授權的問題[16]?!秾@ā返诰艞l第一款正是針對第二十二條的補充。雖然《專利法》第二十二條第二款(“新穎性”)與第九條都是基于“一項發明創造只能授予一項專利權”的原則制定的,但是兩者對比的對象有所不同——前者是將一項專利申請的權利要求與申請日在先的“現有技術”和“抵觸申請”所公開的內容進行對比,而后者則是申請日相同的兩項權利要求之間的對比。


根據《專利法》第五十九條規定,說明書和附圖可以用于解釋權利要求的內容。盡管《專利法》第九條對比的內容是權利要求而不是說明書,但在判斷兩項權利要求是否屬于同樣的“發明創造”時,不僅要對比其技術方案的構成,還要借助說明書對該技術方案所產生的技術效果進行對比。因此,《審查指南》對《專利法》第二十二條中“同樣的發明或者實用新型”一語所做的解釋,同樣應當適用于第九條所稱的“同樣的發明創造”——在判斷兩項權利要求是否屬于同樣的發明創造時,應當兼顧技術方案及技術效果進行判斷,而與權利要求的保護范圍無關。筆者在《對“同樣的發明創造”的幾點看法》一文中,對以權利要求的保護范圍作為判斷“同樣的發明創造”的依據的不合理性作了詳細評述,在此不再重復。


結語


毋庸諱言,我國《專利法》基本上是借鑒國外專利法制定的,且更多的是借用了EPC的有關規定。我國上世紀八十年代初制定《專利法》時缺少實踐經驗,加之又處在突出中國特色的歷史背景下,制定出的《專利法》出現一些偏差是難免的。歷經三十多年的實踐,在積累了一定經驗后,對專利法不斷作出修改也是正常的。


針對國外法的引入,北大已故教授沈宗靈先生在《比較法研究》一書中認為:要“按照外國法的原樣認識外國法……研究外國法要求人們對該國語言流暢,對該國法有基本知識,特別是他們的法律淵源,基本法律概念,法律用語……對外國法的翻譯一般都采取直譯方式。法律用語與日常用語有聯系,但也不能等同?!盵17]本文正是遵照沈先生的上述意見,對“新穎性”的淵源、定義及判斷作了進一步思考,并據此對我國《專利法》與EPC的相應規定進行了比較。


日本亚洲色大成网站www,日本一道精品一区二区,欧美亚洲国产片在线播放,美团外卖猛男男同ideos